Нерегистрираните търговски марки в производствата по опозиция. Практически пример довел до нежелан резултат за една от страните.
Прочетете статията, след което при необходимост направете запитване за консултация.
Възможността за подаване на опозиция, основана на нерегистрирана търговска марка, използвана в търговската дейност е регламентирана в няколко взаимосвързани разпоредби на ЗМГО. В чл. 386, ал. 1 са посочени лицата, които на базата на чл. 12, ал. 1 могат да подадат опозиция, сред които попада и „действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация…“. Допълнителни условия за защита на нерегистрирани марки са въведени в чл. 12, ал. 6 на ЗМГО.
Цитираните взаимосвързани правни разпоредби, които следва да бъдат приложени с подаване на опозиция срещу заявка за марка на ЕС, налагат следните кумулативно изискуеми обстоятелства:
- да са налице доказателства за използване в търговската дейност на нерегистрирана марка, което използване да е по-ранно от датата на заявяване, или приоритетната дата на атакуваната марка;
- действителният притежател на нерегистрираната марка да е подал заявка за регистрация на същата марка и за същите стоки/услуги, за които марката е използвана в търговската дейност;
- нерегистрираната марка и атакуваната марка трябва да са идентични или сходни, да са предназначени за идентични/сходни стоки/услуги, поради което да съществува вероятност от объркване на потребителите.
Въпреки че на пръв поглед тези обстоятелства изглеждат сравнително ясни, в действителност в практиката се сблъскваме с множество въпроси, които не са изрично разписани в правните разпоредби и които следва също да бъдат взети предвид.
В скорошно решение по опозиция срещу заявка за марка „Чепишев“, което беше потвърдено и допълнително тълкувано от Върховния административен съд на Република България, някои от спорните моменти при тълкуването и прилагането на ЗМГО бяха потвърдени и пояснени.
Във въпросното решение опозицията беше отхвърлена, тъй като опонентът доказва използване в търговската дейност на нерегистрирана комбинирана марка със следното изображение:
В изпълнение на изискването на чл. 386, ал. 1 опонентът е подал заявка за регистрация на комбинирана марка със следното изображение:
Макар двата знака да съдържат словни елементи „ЧЕПИШЕВ“, опозиционният състав е счел, че изискването на ЗМГО не е спазено, тъй като заявеният знак е различен от нерегистрираната комбинирана марка, използвана в търговската дейност. Това заключение на състава беше потвърдено на всички по-горни инстанции.
Отделно от това, Върховният административен съд в решение № 5763 от 16.05.2016 разглежда и тълкува допълнително представените доказателства, като прави допълнителни заключения, относно изискванията на ЗМГО.
Съдът установява, че опозицията е подадена от физическо лице, докато всички представени доказателства се свързват с фирма, на която опонентът е едноличен собственик. Съдът посочва, че физическото и юридическото лице са отделни правни субекти и като такива, нерегистрираната марка е собственост на фирмата, а не на физическото лице, подало опозицията.
От това решение се налага едно важно заключение във връзка със защитата на нерегистрираните марки: доказването на използването в търговската дейност на нерегистрирана марка е различно от доказването на реално използване на регистрирана марка. Докато използване със съгласието на притежателя на регистрирана марка се счита за използване от самия притежател, при нерегистрираните марки такава връзка между отделни лица не може да се търси, тъй като опозиция може да се подаде само от самия притежател на нерегистрираната марка, който е лицето, използвало я в търговската си дейност.
Макар това решение да внася допълнителна яснота при защитата на нерегистрираните марки, редица въпроси остават неизяснени и продължават да бъдат обект на интерпретация. Най-честият случай, при който се търси закрила на това правно основание, е при възникнали спорове между бивши съдружници, които заедно са използвали нерегистрирана марка. В такива случаи възниква въпросът „Кой е действителният притежател?“ и съответно, кое е лицето, легитимирано да подаде опозиция срещу заявената марка?
/Статията е препечатана от Информационно издание марки и дизайн бр. юли – декември 2016г. на Патентно ведомство/
С оглед на гореизложеното и предвид на приложимата съдебна практика ви препоръчвам да регистрирате своята марка вместо да разчитате на неизяснените обстоятелства при защитата на нерегистрираната търговска марка, която ползвате към момента.
Преди да пристъпите към регистрирация на търговска марка, можете да направите запитване за онлайн консултация ТУК, без да е необходимо физически да се осъществява работна среща с представител по индустриална собственост.
За да проверите дали националната марка, с която сте в спорна ситуация е регистрирана можете да направите проверка тук!